덩치 커진 대한민국 피부 레이저 의료기기 업체들이 거대 시장 미국에 진출하면서 특허 소송에 휘말리게 되는 경우가 많아지고 있다. 이런 다툼에 대비하려면 제품 개발 단계부터 특허 대응책을 마련하고 실제 소송에 들어가서는 전문 변호사와 함께 대응 나가는 게 바람직하다는 조언이다.
대한임상피부치료연구회는 15일 더케이서울호텔에서 추계 심포지엄을 개최한 가운데 [의료기기 회사 관련 미국 특허 분쟁의 핵심 이슈와 대비책]을 주제로 기자간담회를 가졌다.
김지훈 대한임상피부치료연구회 부회장은 "우리나라 레이저 의료기기 회사들이 미국에 수출하기 시작하면서 미국의 오리지널 회사들이 우리나라 회사가 만든 레이저에 특허 관련해서 문제를 삼기 시작했다. 미국 연방지방법원 소송은 시간이 걸리니까 ITC를 하면 빨리 수출을 막을 수 있으니까 ITC 소송이 시작된 거다"라고 언급했다.
김 부회장은 "우리나라 회사가 작았을 때는 별문제가 없었는데 코스닥에 상장하는 회사들이 많아지면서 규모가 커지고, 글로벌화되면서 미국 사람들이 문제 삼기 시작했다"라며 "앞으로 레이저 의료기기 회사들이 미국에 수출한다면 특허 문제도 생각해야 된다. 레이저뿐만 아니라 보톡스 관련해서는 미국에서 우리나라 회사끼리 싸우고 있다"라며 거대 시장인 미국에 진출 시 우리나라 기업들의 특허 소송 전략이 필요한 상황을 설명했다.
바통을 이어 받은 최원선 미국 특허 변호사(Covington & Burling LLP)는 "소송을 최대한 미연에 방지하거나, 혹 소송에 걸리더라도 적극적으로 대응할 수 있는 방법을 미리 강구할 수 있다. 먼저 제품 개발 전에는 관련 기술의 기존 특허들에 대한 파악이 필요하다. 이를 freedom-to-operate 조사라고 하는데, 기존 특허들의 권리를 침해하지 않고 개발을 할 수 있는 범위를 알아보는 과정이다"라고 언급했다.
최 변호사는 "이를 통해 애초에 구상한 제품이 어떤 특허를 침해할 확률이 높다면 그를 피할 수 있는 구성으로 변화를 시킨다든지, 혹은 그 특허의 청구항의 범위가 매우 넓어서 피하기는 어려우나 대신 무효화의 가능성이 있다고 판단되면 관련 선행기술을 미리 조사해 놓을 수도 있다"라고 조언했다.
또한 제품 개발의 단계에서부터 적극적으로 관련 기술의 특허권을 확보해서, 소송을 당할 경우 맞소송으로 대응할 수 있는 장치를 만들어 놓는 것도 적극적인 대응 방법이다. 국내 특허권은 물론 가장 소송이 많이 일어나는 미국 특허권은 기본적으로 확보해 놓는 것이 좋다.
최 변호사는 "관련 기술과 출원, 소송의 생리를 모두 다 잘 이해하고 있는 변호사와 상의하여 특허 포트폴리오를 단단하게 짜 놓는 것은 만약의 경우에 대비하여 단단한 성벽을 구축해 놓는 것과 같으므로, 제품 개발 초기 단계부터 준비해 놓는 것이 중요하다"라고 강조했다.
미국 특허 소송은 크게 두 가지의 경로가 있는데, 하나는 연방지방법원을 통한 소송이고, 다른 하나는 국제 무역 위원회 (ITC)를 통한 소송이다. ITC에서의 소송은 최근에 특히 증가하는 추세이다.
신청인 입장에서 볼 때 ITC소송의 가장 큰 장점은 사건이 개시되면 14개월에서 16개월 사이에 최종 판정이 나오게 되므로 빠른 해결을 원하는 경우 선호하게 된다.
미국 소송은 디스커버리(discovery)라 하여 양측이 상대방이나 제3자로부터 해당 사건에 관련된 자료나 정보를 확보하는 단계가 있는데, 특히 이 과정은 미국 소송에 있어서 비용이 가장 많이 들어가는 단계 중 하나이기도 하고, 우리나라 소송에는 없는 과정이어서 생소한 데다, 평소에 문서자료 관리를 체계적으로 해 놓지 못한 경우 상당히 부담스러운 과정일 수 있다.
최 변호사는 "디스커버리는 서로가 가진 객관적인 자료를 확인하여 보다 공정하고 진실한 소송 과정을 가능하게 하는 매우 중요한 과정이므로 이때 대리인에게 적극적으로 협조하는 것이 중요하다. 만약 불리한 자료를 고의로 제출하지 않거나 심지어 불리한 자료를 폐기하거나 한 것이 적발될 시에는 그것만으로도 패소로 직결될 수 있는 매우 중요한 절차"라고 말했다.
